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L’utilizzo di marchio altrui e diritto di critica

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L’utilizzo di marchio altrui e diritto di critica

Italian law offers to the owner of a registered trademark a protection that is not limited to the sole risk of confusion of consumers but it is also extended to uses by third party that could damage the trademark’s reputation.

The use of another’s trademark for criticizing the actions of its owner, in fact, is in itself capable of damaging the brand’s reputation.

However, the right of criticism has a discriminating value if exercised within precise limits, identified essentially: in the public interest to the knowledge of the fact, in the continence of the expression and in the truth of the fact at the basis of criticism.

La legge italiana offre al titolare di un marchio registrato una tutela che non si limita al solo rischio di confusione da parte dei consumatori ma è estesa anche agli usi che possono danneggiarne la reputazione.

E’ evidente, infatti, che l’uso di un marchio altrui a fini di critica dell’operato del suo titolare è di per sé idoneo a danneggiare la reputazione del marchio.

Ciò detto, è importante fare una distinzione tra l’uso di marchio altrui per fini non commerciali e l’uso per fini commerciali.

  1. Nel caso di utilizzo di marchio altrui per fini non commerciali, infatti, i giudici riconoscono più facilmente la protezione della libertà di espressione tramite il bilanciamento tra il diritto di tutela del proprio marchio e i diritti costituzionalmente tutelati dei terzi, come il diritto di critica.

Tuttavia, se si tratta di una critica attuata con modalità denigratorie è evidente che la protezione conferita dalla libertà di espressione non è invocabile.

A tale proposito, si ricorda che affinché il diritto di critica assuma valenza scriminante è necessario che venga esercitato entro precisi limiti, individuati essenzialmente: nell’interesse pubblico alla conoscenza di fatti e di opinioni, nella continenza espressiva e nella verità dei fatti posti a fondamento della critica.

  1. Nel caso di utilizzo di marchio altrui per fini commerciali, posto che non esiste nella normativa a tutela dei marchi una specifica esimente per l’utilizzo del marchio altrui in funzione di critica, discussione, parodia, il Codice delle Proprietà Industriali, al suo art. 20, fornisce al titolare del marchio il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare il marchio identico o simile:
  • sia nel caso in cui si tratti del suo utilizzo per offrire prodotti o servizi identici o affini;
  • sia nel caso in cui si tratti di prodotti non identici o affini se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Di conseguenza, il terzo che utilizza illecitamente il marchio può essere citato in giudizio e subire un’inibitoria tramite una procedura d’urgenza che vieti l’uso del marchio con l’obbligo di eliminare i mezzi con cui tale uso è posto in essere, fino al possibile sequestro dei beni contraddistinti dal marchio in questione, oltre al risarcimento dei danni.

Ma cosa si intende per attività di tipo economico?

Sul tema, troviamo interessante segnalare un caso che riguarda una nota associazione Onlus di protezione ambiente che, nel 2012, ha avviato una campagna di sensibilizzazione contro l’azienda Enel utilizzando il loro marchio in maniera stilizzata (veniva rappresentato l’albero del marchio Enel come morente con le foglie in procinto di cadere) su delle finte bollette e su un falso numero di Metro. Per quanto si capisse che il messaggio contenuto non poteva provenire da Enel, esso poteva essere fraintendibile da parte di un lettore “non attento” dal momento che il logo della Onlus veniva apposto solo nell’ultima pagina.

Enel ha quindi citato in giudizio l’associazione lamentando la lesione dell’onore e della reputazione da parte della campagna diffamatoria.

Inizialmente, Enel si è rivolta al Tribunale Civile di Roma per chiedere un provvedimento inibitorio urgente al fine di sospendere tale campagna. Il Tribunale però ha rigettato il ricorso dell’azienda riconoscendo che la comunicazione della Onlus non era diffamatoria né lesiva dell’onore di Enel poiché ha rilevato la sussistenza, nel suo nucleo essenziale, sia della verità della notizia oggetto di critica, di sicuro interesse pubblico, desunta dai dati provenienti da un istituto indipendente di ricerca, sia della continenza dell’impostazione satirica utilizzata, caratterizzata da espressioni dure e di forte impatto, ma giustificate dalla gravità della tematica, così escludendo un illecito civilistico da parte della Onlus. Pertanto, la critica era legittima e giustificata.

Successivamente, nel maggio 2013, la vertenza si è spostata nanti il Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa ove Enel ha lamentato l’abusiva utilizzazione da parte dell’associazione ambientalista dei marchi da essa registrati, invocando quindi l’ipotesi di cui all’art. 20, c. 1, lett. c), del Codice della Proprietà Industriale.

Enel, infatti, ha sostenuto che la Onlus svolge un’attività economica in quanto, tra i suoi scopi associativi, è ricompresa anche l’attività di edizione di pubblicazioni e di raccolta di contributi e donazioni (anche tramite 5×1000) per raccogliere fondi per il proprio sostentamento, rispetto al quale proprio lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione della popolazione su alcuni temi di interesse generale stimolerebbe l’adesione di nuovi soci e nuovi contributi.

Tale tesi però non è stata accolta dal Tribunale di Milano il quale ha respinto il ricorso stabilendo che l’utilizzo di tali marchi, riportati, tra l’altro, su di una finta bolletta e su una finta pubblicità Enel, era del tutto estraneo a qualsiasi attività economica, atteso che la campagna in oggetto solo indirettamente poteva procacciare all’associazione promotrice l’adesione di nuovi soci o stimolare offerte di contributi.

Tuttavia, quest’ultima decisione è stata ribaltata nel luglio 2013 sempre dal Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa in sede di reclamo.

Ed infatti, il Tribunale, vista la gravità della tematica affrontata e del suo rilevante interesse per l’opinione pubblica, pur riconoscendo la liceità – di per sé – della campagna in generale, ha riscontrato che la storpiatura del marchio di Enel andasse ben oltre i toni della contrapposizione ironica o parodistica, realizzando un attacco idoneo non solo a distruggere l’immagine di Enel, ma anche a comprometterne il valore economico ed attrattivo del marchio in sé considerato.

Il Tribunale ha anche aggiunto che: “è giusto che Enel tolleri le critiche più aspre, essendo una grande azienda, che forse ha dimostrato di non essere collaborativa con Greenpeace, ma ciò non può portare fino alla distruzione del valore economico, della forza attrattiva e del messaggio che l’azienda veicola tramite i suoi marchi”.

Per applicare la tutela del marchio di cui all’art. 20, c. 1, lett c), C.P.I. però, come detto, è necessario che il marchio sia utilizzato dal terzo nell’ambito di un’attività economica.

Su questo specifico punto il Tribunale, discostandosi dalla tesi del primo giudice, è approdato ad un’interpretazione molto ampia di “attività economica” e ha stabilito che l’associazione ambientalista svolge effettivamente un’attività di tipo economico, poiché la Onlus si fonda su un numero non trascurabile di dipendenti e collaboratori qualificati che vanno al di là dell’attività di volontariato e tutte le attività e le campagne informative sono gestite con modalità imprenditoriali. Inoltre, anche il messaggio di invito a devolvere il 5×1000 induce a pensare che l’intera iniziativa abbia un risvolto economico non trascurabile.

Tuttavia, un uso fondato su un “giusto motivo” consente l’esclusione della tutela del marchio registrato, quando vi siano interessi all’uso del segno meritevoli di protezione e prevalenti sull’interesse del titolare del marchio. La predetta scriminante si concretizza, infatti, nella necessità di fare uso del marchio altrui, necessità che potrebbe sussistere, per esempio, per la difesa di valori costituzionalmente tutelati quali quelli di cui all’art. 21 Cost.

Sul punto però, il Tribunale ha ritenuto che: “Non costituisce giusto motivo di uso del marchio altrui (e pertanto ne va disposta l’inibizione con provvedimento d’urgenza) l’utilizzo dei marchi Enel, denominativo e figurativo, quest’ultimo anche storpiato, da parte dell’associazione ecologista  Greenpeace , nell’ambito di una campagna promozionale di denuncia delle centrali elettriche a carbone, di per sé lecita, contraddistinta però da modalità di attuazione aggressive, subdole e demolitorie, vale a dire dalla capillare distribuzione di finte bollette e pubblicità della stessa Enel, non immediatamente riconducibili all’anzidetta associazione, e pertanto idonea a compromettere il valore economico ed attrattivo di quei marchi, risolvendosi anche in un attacco distruttivo dell’immagine dell’Enel nel suo complesso e per tutte le sue attività, così eccedendo dai limiti del diritto di critica, tenuto anche conto che  Greenpeace opera con modalità imprenditoriali, svolgendo un’attività almeno in senso lato economica, sicché l’uso non autorizzato di quei marchi, per la loro notorietà, le procura un indebito vantaggio, convogliando l’attenzione del pubblico sull’invito a devolverle il contributo del cinque per mille, sotteso a quella campagna”.

Il Tribunale ha quindi disposto nei confronti della Onlus l’inibitoria all’uso dei marchi Enel, ha accolto la richiesta di sequestro degli oggetti costituenti violazione dei diritti di Enel sui suoi marchi (volantini, pubblicità e simili) e la pubblicazione del provvedimento su La Repubblica.

Manuela Giacomini e Carlotta Pasanisi

 

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